白象食品股份有限公司与国家知识产权局专利复审委员会及第三人陈朝晖外观设计专利权无效行政纠纷案

[裁判摘要]

在审理外观设计专利权授权确权行政纠纷案件中，适用专利法第二十三条第三款判断注册商标专用权是否构成合法在先权利时，只要商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。

最高人民法院

行政裁定书

(2014)知行字第4号

再审申请人(一审被告、二审上诉人)：国家知识产权局专利复审委员会。住所地：北京海淀区北四环西路9号银谷大厦。

法定代表人：张茂于，该委员会副主任。

委托代理人：杨加黎，该委员会审查员。

委托代理人：万琦，该委员会审查员。

被申请人(一审原告、二审被上诉人)：白象食品股份有限公司(原河南省正龙食品有限公司)。住所地：河南省新郑市薛店镇工贸开发区。

法定代表人：姚忠良，该公司董事长。

委托代理人：温彪飞，男，汉族，太原科卫专利事务所专利代理人，住山西省太原市。

委托代理人：朱永杰，该公司职工。

一审第三人：陈朝晖，男，汉族，四川白家食品有限公司董事长，住四川省成都市。

再审申请人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)因与被申请人白象食品股份有限公司(原河南省正龙食品有限公司，以下简称白象公司)、一审第三人陈朝晖外观设计专利权无效行政纠纷一案，不服北京市高级人民法院(2011)高行终字第1733号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

专利复审委员会申请再审称：(一)二审判决关于白象公司主张的在先权利是基于商标在先申请而享有的商标申请权的认定，违反了请求原则。根据请求原则，专利复审委员会通常情况下仅针对无效请求人提出的无效宣告请求、理由和证据进行审查，不承担全面审查专利有效性的义务。本案中，白象公司在无效程序中从未提出本专利与其在先取得的商标申请权相冲突的无效理由，而是以商标专用权作为在先权利，在二审答辩时才主张商标申请权。 二审判决以被诉决定未审查本专利与商标申请权是否相冲突为由撤销被诉决定，缺乏事实和法律依据。(二)二审判决认为商标申请权属于2000年修正的《中华人民共和国专利法》(以下简称2000年专利法)第二十三条规定的在先权利，适用法律错误。在先权利应当是合法权利，具有法律依据，否则专利实施行为就不可能构成侵权行为，也不会产生权利冲突。根据《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)的规定，并不存在商标申请权；商标申请权也不属于《商标评审规则》规定的“与商标评审有关的权利”。(三)即使将商标申请权当作一项合法权利，外观设计专利权也不会与之相冲突。2000年专利法第二十三条所规定的权利冲突，是指未经在先权利人许可，外观设计专利使用了在先合法权利的客体，从而导致专利权的实施将会损害在先权利人的相关合法权利或者权益。无论将商标申请权理解为请求权还是财产权利，其核心仍在于获得注册商标专用权的资格。根据商标法的规定，外观设计专利的实施并不会妨碍商标申请权的行使，包括申请人对商标申请的处分，也就不会损害商标申请人在其后依法获得注册商标专用权。换言之，商标申请人获得商标专用权的权益并未遭受损害，不具备构成侵权的要件。事实上，外观设计专利的实施会导致消费者将使用该外观设计的商品误认为是来源于另一厂家，其实际上侵犯的还是注册商标专用权，而非商标申请权。商标申请权不可能成为被外观设计专利实施行为侵犯的对象。综上，一、二审判决认定事实不清、适用法律错误，请求撤销一、二审判决，维持第14261号无效宣告请求审查决定(以下简称第14261号决定)。

白象公司提交意见称：专利复审委员会的再审申请缺乏事实与法律依据，请求予以驳回。

本院审查查明：针对本次无效宣告请求，专利复审委员会2009年11月18日的口头审理记录第4页记载：“合议组组长：请求人，在先取得以哪个时间为界限?请求人：商标权是97年12月12日申请的。以商标的申请日作为在先取得的时间，这个时间在本专利申请日前，所以属于与他人在先取得的合法权利相冲突。”

白象公司持有的第1506193号商标的申请日为1997年12月12日，初步审定公告日为2000年10月14日，核准注册日为2001年1月14日。产品名称为“食品包装袋”的第00333252．7号外观设计专利(即本专利)由陈朝晖于2000年10月16日提出申请，于2001年5月2日被授权公告。

河南省正龙食品有限公司于2012年6月28日经核准名称变更为白象食品股份有限公司。

本院认为，本案的争议焦点是：二审判决认为白象公司主张的在先权利为商标申请权是否违反了请求原则；本专利是否会与在先的商标申请权相冲突。

(一)二审判决认为白象公司主张的在先权利为商标申请权是否违反了请求原则

首先，根据第14261号决定，白象公司在提出无效宣告请求时理由为本专利不符合2000年专利法第二十三条的规定，在其补充的意见陈述中也提到“本专利构图的重要部分，与请求人在先取得的合法权利相冲突，应宣告无效。”可见，白象公司在无效宣告请求审查程序中提出了本专利与在先取得的合法权利相冲突的无效宣告请求理由。其次，根据本次无效宣告请求审查程序中的口头审理记录记载，白象公司在口头审理中已经明确主张以商标的申请日作为在先合法权利取得的时间，这个时间在本专利申请日之前，所以本专利与其在先取得的合法权利相冲突。白象公司已经明确其合法权利在先取得的时间节点为商标申请日，专利复审委员会和一审法院均认为2000年专利法第二十三条所称的在先权利应为注册商标专用权，没有支持白象公司的此项主张，所以白象公司在二审答辩时才进一步明确提出商标申请权的概念。二审法院综合考虑上述事实，认定白象公司主张的在先权利为基于商标在先申请取得的商标申请权，并不违反请求原则。

(二)本专利是否会与在先的商标申请权相冲突

2000年专利法第二十三条规定：“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”外观设计经形式审查并被授权后，其实施可能会与在申请日之前他人已经合法取得的权利相冲突，损害在先权利人的合法权利。处理权利冲突，首先要明确在先取得的合法权利的具体内容。最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十六条规定：“专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权、肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。”根据该规定，注册商标专用权是2000年专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利之一。如果在同一种商品或类似商品的外观设计中采用了与他人的注册商标相同或者近似的标识，外观设计专利权的实施可能会使相关公众误认为商品来自于商标权人，进而损害商标权人的合法权利，造成外观设计专利权与注册商标专用权的冲突。这种冲突的判断标准实质上是审查外观设计专利权的实施是否会侵犯到注册商标专用权。本案中，第1506193号商标核准注册日在本专利申请日之后，注册商标专用权不是在先取得，仅是商标申请日早于本专利申请日。白象公司主张的在先权利也是基于商标在先申请享有的商标申请权。对此，本院认为，在商标申请日早于外观设计专利申请日的情况下，外观设计专利权不会与商标申请权构成权利冲突，商标申请权不能作为2000年专利法第二十三条规定的在先取得的合法权利，但基于商标申请权本身的性质、作用和保护在先权利原则，只要商标申请日在专利申请日之前，且在提起专利无效宣告请求时商标已被核准注册并仍然有效，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权，用于判断外观设计专利权是否与之相冲突。理由如下：

1．关于商标申请权的法律性质。首先，根据商标法关于商标申请在先原则的相关规定，两个或两个以上的申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，商标局受理最先提出的商标注册申请。换言之，一旦申请人提交了商标注册申请，从申请日起就享有了排斥其他人在同一种商品或者类似商品上以相同或者近似的商标申请注册的权利。其次，根据《中华人民共和国商标法实施条例》的相关规定，申请人可以转让其商标注册申请，即申请人可以根据自己的意志对商标申请权作为一种民事权益进行处分。最后，商标申请最终的目标即商标申请权的实现是商标获得注册，从这个角度讲，商标申请权是一种期待权，是对未来取得注册商标专用权的一种期待，自商标申请之日起存在，至商标被核准注册之日最终实现。综上，商标申请权本身是现实存在的合法权益，其在性质上是对注册商标专用权的一种期待权，应当受到法律的保护。

2．关于商标申请权在判断权利冲突中的作用。商标申请权是一项合法权益，在商标申请日早于外观设计专利申请日的情况下，外观设计专利权的实施不会影响到商标最终是否被核准注册，不会存在外观设计专利权与商标申请权的冲突问题，因此商标申请权并不能作为2000年专利法第二十三条所称的在先取得的合法权利。二审法院认为白象公司主张的在先取得的合法权利为商标申请权，第14261号决定应当对本专利是否与商标申请权相冲突进行判断，适用法律错误，本院予以纠正。商标申请权不能作为2000年专利法第二十三条规定的在先权利用于判断外观设计专利权是否与之相冲突，但商标申请权对于判断外观设计专利权和注册商标专用权的权利冲突具有重要意义，体现在：商标申请权作为一种期待权，最终期待的完整权利是注册商标专用权，只有商标获得注册，商标申请的最终权益才得以实现，此时，应当溯及既往地对商标申请权进行保护，确认商标申请日对于注册商标专用权的法律意义。只要商标申请日在外观设计专利申请日之前，在先申请的注册商标专用权就可以对抗在后申请的外观设计专利权。

3．关于保护在先权利原则。本案中，第1506193号商标获得注册后，本专利的实施客观上可能会与该商标构成权利冲突，而该商标是在先申请的，本专利相对于该商标而言并非在先权利，这种冲突的解决只能按照保护在先权利的原则，认定白象公司在先申请的注册商标专用权可以用于对抗陈朝晖的外观设计专利权。况且，第1506193号商标初步审定公告日也在本专利申请日之前。对于已经初步审定公告的商标，商标局已经对商标申请进行了初步审查并认为符合商标法的有关规定。商标经过公告，目的是征求相关经营者和社会公众的意见，在公告期内相关人员可以向商标局提出异议。本专利申请日在第 1506193号商标初步审定公告日之后，客观上存在外观设计专利申请人模仿、复制在先申请的商标的可能，这种情况也是专利法第二十三条立法予以防范的主要对象。

本案中，白象公司的第1506193号商标的申请日在本专利申请日之前，且第1506193号商标被核准注册后在白象公司提起本次专利无效宣告请求时仍然有效，第1506193号注册商标专用权可以对抗本专利，用于判断本专利是否与之相冲突。专利复审委员会仅以第1506193号商标核准注册日在本专利申请日之后，认为1506193号注册商标专用权不能用于判断本专利是否与之相冲突，适用法律错误；二审法院判决专利复审委员会重新作出无效审查决定，结论正确。至于本专利是否会与第1506193号注册商标专用权产生冲突，应当由专利复审委员会在重新作出的无效审查决定中具体认定。

综上，专利复审委员会的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、最高人民法院《关于执行若干问题的解释》第七十二条规定的条件，依据最高人民法院《关于执行若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定如下：

驳回国家知识产权局专利复审委员会的再审申请。

审 判 长 周 翔

代理审判员 罗 霞

代理审判员 周云川

二O一四年十月十一日

书 记 员 张 博