北京市第一中级人民法院
行政判决书
　　　　　　 (2010)一中知行初字第2329号

　　原告李福根。
　　被告国家知识产权局专利复审委员会。
　　法定代表人张茂于，副主任。
　　委托代理人杨存吉，国家知识产权局专利复审委员会审查员。
　　原告李福根不服被告国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）作出的第22393号复审请求审查决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起诉讼。本院于2010年6月30日受理本案后，依法组成合议庭，于2010年10月14日公开开庭进行了审理。原告李福根，被告专利复审委员会的委托代理人杨存吉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
　　被诉决定系被告就李福根申请的200610049202.0号、名称为“一种龟鳖全部食用的方法和龟鳖全补丸（粉）的制备工艺”的发明申请专利（简称本申请）被国家知识产权局驳回所提出的复审请求作出的。专利复审委员会在该决定中认定：
　　1、审查文本的确定
　　本复审决定针对的文本为: 李福根于申请日提交的说明书第1-3页、说明书摘要，于2010年2月22日提交的权利要求1-4项。
　　2、关于《中华人民共和国专利法实施细则》（简称《专利法实施细则》）第二十条第一款
　　权利要求1中的“龟、憋全补丸（粉）”一词，根据本申请说明书第2页发明内容分部分的记载，是“由龟甲、鳖壳经烘干或晒干和消毒，再视每个消费者的滋补需求，结合每个人的体质特征，在专业医师的指导下，适量添加人参、石斛、三七……等其他名贵中药材，经超细粉碎后制成的”。可见，“龟鳖全补丸（粉）”需要视消费者的滋补需求，结合每个人的体质特征，添加不同的药材，而且所添加的药材的品种是不确定的，因此其具体组成成分是不确定的；此外，权利要求1中在龟鳖肉中添加的“佐料或中药材”及在干燥后的龟鳖壳中加入的“其他中药材”，其具体品种和组成成分也是不确定的，因此，导致权利要求1的保护范围无法确定，因此权利要求1的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
　　权利要求2对要求1作了进一步限定，权利要求2附加技术特征③“将龟甲、鳖壳或添加其它中药材”的其它中药材具体是什么，在本申请说明书和权利要求2中均没有记载，故“其它中药材”这一词语的含义也是不清楚的；此外，根据前文的评述，权利要求2中出现的“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成份也是不确定的，因此权利要求2的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
　　权利要求3对权利要求1作了进一步的限定，其附加技术特征中的“添加不同功能的中药材”具体是什么，在本申请说明书中和权利要求3中均没有记载，故“不同功能的中药材”这一词语含义也是不清楚的；此外，根据前文的评述，权利要求3中出现的“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成份也是不确定的，因此权利要求3的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
　　权利要求4引用了权利要求1，根据前文的评述，权利要求4中出现的“龟鳖全补丸（粉）”的具体组成成份也是不确定的，因此权利要求4的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
　　综上所述，专利复审委员会作出被诉决定：维持国家知识产权局与2007年7月10日作出的驳回本申请的决定。
　　原告李福根诉称：
　　驳回决定的理由是“本申请权利要求1-4不符合第二十二条第三款的规定，权利要求5修改超范围”，而复审决定的维持驳回决定的理由是：权利要求1-4不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。显然驳回决定的理由和复审决定的理由不一致。根据专利《审查指南》第四部分第二章第1节“一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高授权专利的质量，避免不合理的延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷进行审查”。而《审查指南》第二部分第八章第6.1.4.2节关于驳回决定要“正确选用法律条款”当可以同时根据《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）及其《专利法实施细则》的不同条款驳回申请时，应当选择其中最为适合、占主导地位的条款作为驳回的主要法律依据，同时简要的指出申请中存在的其他实质性缺陷。从《审查指南》上述规定结合驳回决定书，可得出驳回针对文本不存在其他“实质性缺陷”的结论。由《审查指南》第四部分第二章第1节的规定结合被诉决定，可知专利复审委员会认可了权利要求1的三性，但认为权利要求1存在其他实质性缺陷。如果专利复审委员会是按照《审查指南》规定的进行审查，那么驳回决定和复审决定必然有一个是错的。由于专利复审委员会结论正确的可能性更大，则驳回决定针对的文本必定存在着除没有创造性外“实质性缺陷”，因此驳回决定依法应该被撤销。至于本申请最终是否再被驳回，根据《审查指南》的规定，专利复审委员会是无权对申请进行驳回决定的，所以被诉决定“维持驳回决定”与事实矛盾、与法不符，是违背《专利法》与《审查指南》的相关规定的。根据《专利法》、《专利法实施细则》、《审查指南》、《中华人民共和国行政诉讼法》的规定，原告要求法院撤销被告被诉决定，支持原告的发明申请，并承担本案的诉讼费用。
　　被告专利复审委员会辩称：被诉决定认定事实清楚、适用法律法规正确、审理程序合法，审查结论正确，原告的诉讼理由不能成立，请求法院驳回原告请求，维持被诉决定。
　　本院经审理查明：
　　李福根于2006年1月23日向国家知识产权局申请了名称为“一种龟鳖全部食用的方法和龟鳖全补丸（粉）的制备工艺”的发明申请专利（即本申请），申请号为200610049202.0。
　　2009年7月10日，国家知识产权局专利局实质审查部门以本申请权利要求1-4不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性为由作出驳回决定。
　　李福根对该驳回决定不服，于2009年7月26日向专利复审委员会提出复审请求，但未提交任何修改文本。形式审查合格后，专利复审委员会受理了该复审请求，于2009年8月31日向复审请求人发出复审请求受理通知书，同时向国家知识产权局实质审查部门发出前置审查通知书。国家知识产权局实质审查部门在前置审查意见书中仍然坚持驳回决定。专利复审委员会依法组成合议组对本复审请求进行了审查。
　　2009年11月12日，专利复审委员会向复审请求人发出的复审通知书中指出：（1）权利要求1要求保护一种新型的龟、鳖全部食用的方法和龟、鳖全补丸（粉）的制备工艺，其特征部分的记载为：先食其肉，后食其龟鳖全补丸(粉)，将龟鳖的滋补、营养一网打尽。可见，权利要求1中仅记载龟、鳖全部食用的方法，而没有记载龟、鳖全补丸（粉）的制备工艺，因此权利要求1的主题名称和其技术内容不相适应，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定；（2）权利要求1-4中“龟鳖全补丸（粉）”、“其他中药材”、“添加不同功能的中药材”词语的具体组成成分是不确定的，导致权利要求1-4保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
　　2009年12月13日复审请求人针对复审通知书提交了意见陈述书未提交任何修改文本。2010年1月29日，专利复审委员会再次向复审请求人发出复审通知书，除坚持前次复审通知书中认为本申请权利要求1-4不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的意见外，专利复审委员会还针对复审请求人的意见作出了评述。
　　针对第二次复审通知书，复审请求人于2010年2月22日提交了意见陈述书及权利要求书的修改替换页。修改后的权利要求1-4如下：
　　“1.一种新型的龟、鳖全部食用的方法和龟、鳖全补丸（粉）的制备工艺，其食用特征在于：先食其肉，后食其龟鳖全补丸（粉），将龟鳖的滋补、营养一网打尽。其制备工艺特征在于：将阴阳互补的龟鳖中的肉质部分添加各种佐料或者中药材，通过熟化（清蒸、红烧）等加工工艺做成具有不同口味的鲜食龟、鳖肉制品进行食用，并将前熟化工序后龟甲鳖壳经干燥后加不同的中药材、粉碎包装成功能性龟鳖丸（粉），它能将龟、鳖的所有营养成分最大限度地、全面地被充分吸收。
　　2.如权利要求1所述的龟、鳖食用法，其特征在于：
　　a）将活龟、活鳖宰杀后先食其肉。
　　b）将吃剩的龟甲鳖壳经晒干或烘干、消毒后备用。
　　c）将龟甲、鳖壳或添加其他中药材，一起经超细粉碎后制成龟鳖全补丸（粉）。
　　3.如权利要求1所述龟鳖全补丸（粉），其特征在于：在龟甲、鳖壳粉碎时，可在专家的指导下，根据消费者的不同滋补、医疗需求添加不同功能的中药材，使龟鳖全补丸（粉）既含有龟甲、鳖壳的所有营养成分，又具有不同的滋补、医疗功能。
　　4.如权利要求1所述龟鳖全补丸（粉），其特征在于：由于在各个加工中添加的中药材成分和量不同，所以生产出的龟鳖全补丸（粉），除补钙性能基本一致外，其他功能将因材而异。”
　　至此，专利复审委员会认为本案事实已经清楚，于2010年4月12日作出第22393号复审审查决定。
　　在庭审过程中原告李福根、被告专利复审委员会发表如下意见：
　　原告对被诉决定作出的程序、案由部分及审查文本认定部分没有异议。原告主张被告在作出复审决定时变更了理由，不符合《审查指南》第四部分第二章4.1节的规定。对此，被告认为根据《审查指南》第四部分第二章第4.1节的规定，复审决定可以采用驳回决定未指出的明显实质性缺陷。
　　原告还主张，权利要求1的保护范围大并不意味其保护范围不清楚，本申请权利要求的保护范围是确定的，且许多在先类似专利都获得了授权。对权利要求2-4的异议同权利要求1。对此，被告认为权利要求1中的中药材品种成分不确定，导致权利要求的保护范围不清楚。在先专利的情况与本案未必相同，即使在先专利获得授权也不意味着本申请能获得授权。
　　最后原告表示对被诉决定第7页倒数第2段有异议，其主张被告引用《审查指南》第四部分第二章4.1是错误的。被告坚持被诉决定意见。
　　原告当庭提交1份证据专利ZL00111455.7授权公告文本，被告不予质证。
　　上述事实有被诉决定书、本申请原始公开的说明书及权利要求书、原告于2010年2月22日提交的的权利要求书以及当事人陈述等证据在案佐证。
　　原告在当庭提交的上述专利说明书未在复审请求审查行政程序中提交，并非被诉决定作出的依据，故本院对于该证据不予采纳。
　　本院认为：经审查，本院对被诉决定作出的程序及原告针对被诉决定无异议的内容的合法性予以确认。本案的争议焦点在于：1、被告作出维持驳回决定的理由与驳回决定的理由不同是否合法。2、本申请权利要求1-4是否符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。
　　1．关于争议焦点1
　　《专利法实施细则》第六十二条第一款规定：专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和本细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由一及其证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。本院认为，就本案而言，被告采用不同于驳回决定的理由作出维持驳回决定的审查决定属于《审查指南》上述规定的第（2）种情况，也符合《专利法实施细则》第六十二条第一款规定。原告对《审查指南》第二部分第八章第6.1.4.2节、第四部分第二章第1节的理解系其个人观点，缺乏相关法律法规的支持，在此基础上得出的被诉决定违背《专利法》与《审查指南》相关规定的结论，本院不予支持。
　　2、关于争议焦点2
　　《专利法实施细则》第二十条第一款规定：权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。《审查指南》第二部分第二章第3.2.2节规定：权利要求书是否清楚，对于确定发明或者实用新型要求保护的范围是极为重要的。权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。另一方面，权利要求的主题名称还应当与权利要求的技术内容相适应。其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚，权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解。本院认为，权利要求1中的“龟鳖全补丸（粉）”需要视消费者的滋补需求，结合每个人的体质特征，添加不同的药材，因此所添加的药材的品种是不确定的，导致其具体组成成分是不确定的；此外，权利要求1中在龟鳖肉中添加的“佐料或中药材”及在干燥后的龟鳖壳中加入的“其他中药材”，其具体品种和组成成分也是不确定的，因此，权利要求1的保护范围不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。权利要求2-4为权利要求1的从属权利要求，皆存在“龟鳖全补丸（粉）”具体组成成分不确定的缺陷，因此它们的保护范围也不清楚，不符合《专利法实施细则》第二十条第一款的规定。原告虽主张有类似权利要求保护范围大的专利申请已获得授权，但其它专利被授予专利权并非本申请应当获得授权的法定依据。原告的前述主张缺乏法律依据，本院不予支持。
　　综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，本院依法应予维持。原告李福根要求撤销被诉决定等诉讼请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，本院判决如下：
　　维持国家知识产权局专利复审委员会作出的第22393号复审请求审查决定。
　　案件受理费一百元，由原告李福根负担（已交纳）。
　　如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，同时预交上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审　判　长　　强刚华
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理审判员　　陈文煊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人民陪审员　　汪妍瑜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一○年十二月二十七日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　书　记　员　　瞿文伟